Sie sind bereits Inhaber einer Marke und wollen diese nun gewinnbringend verwerten? Damit Sie rechtlich abgesichert sind, ist ein Markenlizenzvertrag mit potentiellen Nutzern unumgänglich.

Was Sie hierbei genau beachten müssen und wie Sie richtig vorgehen, erläutert Ihnen der Anwalt für gewerblichen Rechtsschutz Marko Bennek in diesem Beitrag.

Markenlizenzvertrag

Möchten Sie einen rechtssicheren Markenlizenzvertrag aufsetzen? Rufen Sie uns an unter (040) 3501 6360 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@kanzlei-bennek.de. Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin!

Inhalt

  1. Wie entsteht Markenschutz?
  2. Was ist eine Markenlizenz und welche Lizenzarten gibt es?
  3. Welchen Vorteil bietet ein Markenlizenzvertrag?
  4. In welchen Fällen kann ein Markenlizenzvertrag vereinbart werden?
  5. Welchen Inhalt muss ein Markenlizenzvertrag haben?
  6. Welche Rechte haben Lizenznehmer und -geber?
  7. Fazit – Was muss beim Markenlizenzvertrag beachtet werden?

1. Wie entsteht Markenschutz?

Die Marke ist ein geschütztes Zeichen, das es Ihnen ermöglicht Ihre Waren und Dienstleistungen so zu kennzeichnen, dass Verbraucher sie mit Ihrem Unternehmen verbinden. Voraussetzung für Markenschutz ist die sogenannte „Unterscheidungskraft“ des Zeichens (§ 3 MarkenG). Es muss geeignet sein, dass Waren und Dienstleistungen Ihrem Unternehmen zugeordnet werden können und von denen eines anderen Unternehmens unterschieden werden können. Dies liegt z.B. bei einem rein beschreibendem Charakter nicht vor. Schutzfähig sind neben Wörtern, Namen, Buchstaben und Zahlen auch dreidimensionale Gestaltungen, Töne, Slogans, Farben oder Abbildungen. Markenschutz kann in verschiedener Weise entstehen:

  • Registermarke § 4 Nr. 1 MarkenG – durch Anmeldung und Eintragung des Zeichens beim zuständigen Amt. Für Schutz auf nationaler Ebene ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München zuständig, auf europäischer Ebene das Amt der europäischen Union für geistiges Eigentum (EQUIPO) in Alicante.
  • Benutzungsmarke § 4 Nr. 2 MarkenG – gilt auch ohne Eintragung, wenn das Zeichen im geschäftlichen Verkehr für bestimmte Waren und Dienstleistungen benutzt wird und dadurch ein hinreichender Bekanntheitsgrad erreicht wird. Man spricht von einer „Verkehrsgeltung“, bei der ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise (mehr als 20 %) die Marke kennt und sie als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ansieht.
  • Notorisch bekannte Marke § 4 Nr. 3 MarkenG – liegen weder Eintragung, noch Benutzung im Inland vor, kann Markenschutz entstehen, wenn das Zeichen eine notorische Bekanntheit (Art. 6bis PVÜ) hat. Gemeint ist, dass das Zeichen zwar nur im Ausland benutzt wurde, dennoch beim wesentlichen Abnehmerkreis im Inland als Marke bekannt ist (60-70 %).

2. Was ist eine Markenlizenz und welche Lizenzarten gibt es?

Als Markeninhaber haben Sie ein „Monopolrechts“ am Zeichen. Nur Sie allein sind zur Nutzung befugt und können gleichzeitig entscheiden, wer neben Ihnen die Marke nutzen darf. Hierzu können Sie Dritten ein Nutzungsrecht einräumen (§ 30 Abs. 1 MarkenG). Man spricht dabei von einer Lizenz, deren Umfang in einem Markenlizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Lizenznehmer festgehalten wird.

Ihnen steht es frei, wie die Lizenz ausgestaltet sein soll. Sie kann sachliche (bestimmte Waren oder Nutzungsarten), räumliche (Vertrieb nur an bestimmten Orten) und zeitliche Beschränkungen beinhalten, an die der Lizenznehmer gebunden ist.

Überschreitet der Lizenznehmer die vereinbarten und in § 30 II MarkenG aufgezählten Beschränkungen (z.B. Dauer der Lizenz, gewählte Warenklassen, Qualität) können Sie als Markeninhaber gegen diesen Vorgehen und Schadensersatz (z.B. in Höhe des Gewinns fordern, den der Lizenznehmer erlangt hat) bzw. Unterlassen verlangen.

Beispiel: Ihr Lizenznehmer verkauft, obwohl ihm dies ausdrücklich untersagt ist, aus wirtschaftlicher Not heraus Ihr Markenparfum im Discounter.

Es gibt verschiedene Lizenzarten:

Eine ausschließliche Lizenz berechtigt nur den Lizenznehmer zur Nutzung der Marke, d.h. Sie als Lizenzgeber dürfen die Marke weder benutzen, noch weitere Lizenzen erteilen. Falls nichts anderes vereinbart wurde, darf der Lizenznehmer außerdem entscheiden, ob er Unterlizenzen erteilt oder seine Lizenz überträgt. Die „Ausschließlichkeit“ kann sich zudem auf einzelne Benutzungsformen beziehen (z.B. ausschließliche Lizenz für eine bestimmte Warenklasse).

Erteilen Sie eine einfache Lizenz, sind die Folgen weniger einschneidend für Sie. Neben dem Lizenznehmer sind Sie weiterhin zur Nutzung und Einräumung von Lizenzen berechtigt.

Achtung: Der Markenlizenzvertrag ist von der Markenübertragung zu unterscheiden. Durch die Einräumung von Nutzungsrechten bleiben Sie als Lizenzgeber Markeninhaber. Nur bei einer Markenübertragung verlieren Sie ihre Rechte vollständig an den Käufer. Zu beachten ist jedoch, dass bereits eingeräumte Lizenzen grundsätzlich trotz Markenübertragung bestehen bleiben.

3. Welche Vorteile bietet ein Markenlizenzvertrag?

Dem Verbraucher wird durch die Marke eine bestimmte Herkunft, Qualität und ein besonderes Image suggeriert. Diese positive Assoziation erhöht den wirtschaftlichen Wert Ihrer Marke und stärkt Ihre Position am Markt. Dies können Sie sich zu Nutzen machen und von einer Lizenzierung profitieren, indem Sie gezielt Lizenzen zur Verbreitung Ihrer Marke vergeben.

Der Wert eines Unternehmens bestimmt sich unter anderem durch den Markenwert. Hier bildet den Richtwert die hypothetische Lizenzgebühr. Das bedeutet, je höher die Lizenzgebühr für Markenrechte ist, die Sie verlangen könnten, desto höher ist auch der Wert Ihres Unternehmens. Man spricht bei Marken daher auch von wirtschaftlichen Gütern.

Zudem können Ihnen Markenlizenzverträge dabei helfen, neue Märkte zu erschließen und überregional Produkte anzubieten. Gleiches gilt für eine neue Positionierung am Markt, indem Sie die Marke als Kommunikationsmittel nutzen.

Damit Ihr guter Ruf erhalten bleibt und es nicht zur Schädigung kommt, bietet es sich an, im Rahmen von Markenlizenzverträgen den genauen Umfang des Nutzungsrechts zu vereinbaren.

4. In welchen Fällen kann ein Markenlizenzvertrag vereinbart werden?

Es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen Markenlizenzverträge geschlossen werden können:

  • Eine durch Marke geschützte Originalware soll hergestellt werden.
  • Waren sollen im Auftrag des Markeninhabers verkauft werden (z.B. Kleidung für ein Mode-Label).
  • Lizenzen können auch an Dienstleistungsunternehmen vergeben werden, damit diese vom bestehenden Know-How, Logo und Image profitieren (z.B. Franchise-Unternehmen).
  • Im Rahmen von Kooperationen (z.B. Marketing Kampagnen).

Achtung: Markenlizenzen werden auf nationaler Ebene nicht eingetragen. Aus diesem Grund dient ein Markenlizenzvertrag vor allem zu Beweiszwecken!

5. Welchen Inhalt muss ein Markenlizenzvertrag haben?

Damit Sie rechtlich abgesichert sind, sollte Ihr Markenlizenzvertrag unter anderem folgende Kernpunkte enthalten:

Vertragsparteien

Der Vertrag sollte Name und Anschrift der Vertragsparteien, Lizenzgeber und Lizenznehmer sowie vertretungsberechtigte Personen nennen.

Lizenzgegenstand – die Marke

Die Marke sollte genau beschrieben werden. Neben der Eintragung beim zuständigen Markenamt und Registernummer der Marke, gehören hierzu ebenso die Markenart (z.B. Wortmarke) und für welche Waren- und Dienstleistungsklassen die Marke Schutz gewährt.

Umfang der Lizenz

Das Kernstück des Markenlizenzvertrages bildet der Lizenzumfang. Sie sollten sich gut überlegen, für welche der oben genannten Lizenzarten (ausschließliches oder einfaches Nutzungsrecht) Sie sich entscheiden. Ausschlaggebend ist dabei vor allem, ob Sie die Marke selbst noch nutzen und Unterlizenzen erteilen möchten. Möchten Sie dem Lizenznehmer erlauben, Dritten Lizenzen zu erteilen, sollten Sie dies ebenfalls vertraglich festhalten. Der Markenlizenzvertrag sollte außerdem detailliert wiedergeben in welcher Art und Weise Sie dem Lizenznehmer erlauben, Ihre Marke zu benutzen. Halten Sie hierzu alle räumlichen, sachlichen und zeitlichen Beschränkungen fest, d.h.

  • in welchem Vertragsgebiet (z.B. Europa, weltweit oder Deutschland)
  • für welche Produkte oder Dienstleistungen (z.B. Merchandising-Waren)
  • auf welche Art (z.B. Anbringen auf Verpackungen) und
  • für welchem Zeitraum die Marke genutzt werden darf. Hinsichtlich der Laufzeit können auch vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten (z.B. ein ordentliches Kündigungsrecht) denkbar sein.

Vieles hängt von wirtschaftlichen Anforderungen ab. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und lassen Sie sich beraten, welche Lizenzart für Sie die Beste ist!

Lizenzgebühr

Die Lizenzgebühr und ihre Höhe kann frei vereinbart werden und hängt neben dem Bekanntheitsgrad der Marke auch von der allgemeinen Wettbewerbssituation ab. In Betracht kommen folgende Arten, die auch kombiniert werden können:

  • Pauschallizenzgebühr
  • umsatzabhängige Lizenzgebühr
  • Stücklizenzgebühr
  • Mindestlizenzgebühr

Benutzungszwang

Es soll verhindert werden, dass Marken ausschließlich angemeldet und eingetragen werden, damit Konkurrenten sie nicht nutzen können. Daher gibt es einen sogenannten Benutzungszwang für eingetragene Marken. Markenrechte können demnach nur geltend gemacht werden, wenn die Marke zuvor innerhalb von fünf Jahren in der eingetragenen Form benutzt wurde. Dies wird auch bei einer Lizenz wichtig, denn der Benutzungszwang ergibt sich nicht automatisch für Lizenznehmer. Regeln Sie ihn explizit, verhindern Sie eine Gefährdung Ihrer Marke durch Nichtbenutzung.

Qualitätssicherung

Um Imageschäden zu verhindern, sollten Sie vereinbaren, dass Sie als Lizenzgeber Kontrollen und Qualitätssicherungen durchführen dürfen.

Verteidigung der Marke

Wird Ihre Marke durch Dritte verletzt, haben Sie als Markeninhaber die Möglichkeit, sich zu wehren. Sollen diese Rechte auch dem Lizenznehmer zustehen, muss eine Vereinbarung vorliegen. Andernfalls benötigt er Ihre Zustimmung.

Sonstiges

Weitere Punkte, die hierneben vertraglich geregelt werden können sind Geheimhaltungsklauseln, die Aufrechterhaltung der Marke durch den Lizenzgeber, Haftung etc.

Lassen Sie keine rechtlichen Lücken aufkommen! Wir erarbeiten gerne einen Markenlizenzvertrag, der Ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht und verhandeln hierzu mit potentiellen Lizenznehmern.

6. Welche Rechte haben Lizenznehmer und -geber?

Zusammenfassend lassen sich verschiedene Rechte von Lizenznehmer und -geber zusammenfassen:

Der Lizenznehmer

  • darf die Marke im Rahmen des Lizenzvertrages benutzen.
  • kann eine Klage gegen Dritte aufgrund einer Verletzung des Markenrechts jedoch nicht allein erheben. Hierzu benötigt er grundsätzlich die Zustimmung des Markeninhabers, wenn vertraglich nichts anderes bestimmt ist. Klagt der Lizenzgeber, kann er dieser Klage jedoch beitreten. Das bedeutet, er hat selbst bei Erteilung einer ausschließlichen Lizenz grundsätzlich keinen eigenen Schadensersatzanspruch gegen potentielle Markenverletzer.
  • hat gegen den Lizenzgeber einen Anspruch darauf, dass dieser sich darum kümmert, dass die Marke aufrechterhalten wird (z.B. Zahlen von Gebühren, Verlängerung der Schutzdauer der Marke).

Der Lizenzgeber

  • hat gegen den Lizenznehmer einen Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühr.
  • kann gegen den Lizenznehmer markenrechtlich und vertraglich vorgehen, wenn er die vereinbarten Grenzen überschreitet.
  • kann den Lizenznehmer dazu verpflichten, die Lizenz auszuüben.

7. Fazit – Was muss beim Markenlizenzvertrag beachtet werden?

  • Mit der Lizenz räumt der Markeninhaber als Lizenzgeber dem Lizenznehmer ein Recht zur Nutzung der Marke ein.
  • Die Lizenz kann durch einen Markenlizenzvertrag festgelegt werden und räumlich, zeitlich sowie sachlich beschränkt werden.
  • Zu unterscheiden ist zwischen einem ausschließlichem und einfachen Nutzungsrecht.
  • Der Markenlizenzvertrag sollte neben dem Lizenzgegenstand, den detaillierten Benutzungsumfang, die Lizenzgebühr und die Rechte des Lizenznehmers enthalten.

Möchten Sie einen Markenlizenzvertrag aufsetzen?

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Bildquellennachweis: © Aymanejed | Pixabay

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